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上岛咖啡商标之战何时平息


点评:北京市高博隆华律师事务所 律师 王正志 邵 男
  星巴克咖啡连锁店在全国遍地开花,惟一能和星巴克抗衡的当数上岛咖啡连锁店。上岛咖啡,这个历经20年、在台湾诞生却在大陆迅猛发展的著名咖啡品牌,因为一场始自2003年的著作权、商标权纠纷,被媒体炒得沸沸扬扬,上岛商标案被列在《中国消费者报》推选的“2005年度十大最值得消费者关注的商标侵权(纠纷)案例”中,据《经济参考报》报道称,上岛商标案已被收入美国哈佛大学商战教材。
  埋下隐患
  上海上岛咖啡食品有限公司(下称“上海上岛”)与杭州上岛咖啡食品有限公司(下称“杭州上岛”)的“上岛咖啡”商标官司始于2003年2月,但其渊源要追溯到1997年6月。“海南上岛农业开发有限公司”成立,它便是上海上岛公司的前身,由有多年咖啡经营经历的台湾商人陈文敏与游昌盛在内的8名股东共同组建成立的第一家上岛咖啡厅。之后陈文敏将自己多年前设计的“上岛及图”贡献给公司作为企业标示,因咖啡店手续尚在办理当中,股东们决定先以投资人之一魏胜森在天津已有公司广泰国际工贸有限公司名义注册。陈文敏说,广泰公司注册商标一事他事先并不知情。1997年7月,广泰公司就“上岛及图”商标(即争议商标)向国家商标局提出注册申请,该商标于1998年9月核准注册于第30类“咖啡、咖啡饮料、可可产品、茶糖”等商品,就此埋下地雷。此后,“上岛及图”成为上海上岛咖啡公司一直沿用的标志性商标。1999年7月,海南上岛公司又召开董事会,议题包括公司总部转移至上海、上岛咖啡商标注册转让事宜。同日签署的“上岛咖啡注册商标转移协议”载明:“原海南上岛公司登记注册的商标,在上海公司注册完毕之后,无条件地转移至上海公司。”陈文敏签字同意。
  上海上岛向杭州上岛发难
  2001年,陈文敏退出上海上岛,在杭州与人合资注册成立了杭州上岛,并同时授权其公司使用“上岛及图”为商标,并不再承认过去授权给上海上岛使用其“上岛及图”的商标。由于原海南上岛公司股东在其他地区没有打开局面,只剩下上海上岛和杭州上岛两家公司分庭抗礼。2003年2月,上海上岛向杭州市工商局举报,告杭州上岛侵犯其商品类和服务类商标权。陈文敏和杭州上岛一方面出具声明书承认侵权,愿意赔偿30万元,另一方面以拥有“上岛及图”的著作权及上海上岛从未获得过自己的正式授权,属于非法商标为由,向国家工商总局提出撤销“上岛及图”商标注册的申请。此举撕开了两家上岛之间纠纷序幕,从此“上岛咖啡”没有宁日,开始了旷日持久的“火拼”。
  上海上岛“先赢后输!www.163164.com
  2003年9月,杭州上岛和陈文敏向上海市第二中级人民法院提起了诉讼,认为上海上岛将“上岛图案”作为商标使用,侵犯了陈文敏的著作权和杭州上岛对陈文敏美术作品的独占使用权。
  上海二中院判决认定,陈文敏完全了解“上岛图案”美术作品已被用于30类商品商标注册,也同意将相关注册商标转让给上海上岛。虽然工商注册材料未显示陈文敏系海南上岛公司的股东,但陈文敏作为该公司的总经理,对自己在任期间公司所发生的、与自己有重大利益关系的有关商标注册、转让的重大事项推托不知,不合常理。根据现有证据,不足以认定上海上岛使用注册商标以及“上岛图案”美术作品的行为侵犯了陈文敏的著作权及杭州上岛对“上岛图案”美术作品的使用权。
  陈文敏不服该判决,提起上诉。后在二审过程中陈文敏又申请撤诉。二中院判决书生效。
  2004年7月20日,商评委不买上海二中院生效判决书的帐,国家工商总局商标评审委员会根据著作权人陈文敏的请求,做出了撤销“上岛及图”(第30类)商标的裁定,其法律依据是:《商标法》第三十一条(在先权利);《商标法》第四十一条(已注册的违反三十一条规定的利害人有权申请商评委撤销)。此举对坐拥“上岛及图”多年、连锁店遍及全国的上海上岛犹如晴天霹雳,他们随即将商评委告上法庭。
  同时出现了两种截然不同的裁决结果,究竟该听谁的?
  2004年12月22日,北京市第一中级法院做出了认定“上岛及图”注册合法、撤销商评委裁定的判决。理由是,根据《商标法》第三十一条、第四十二条、《著作权法》第二十四条的规定,判断争议商标的注册是否损害第三人陈文敏在先著作权的关键在于,争议商标的注册是否得到了陈文敏的授权。从上岛商标的几次转让事实看,争议商标的注册得到了陈文敏的认可;并且,主审法官张广良博士认为:没有使用书面合同的,不可否认许可法律关系的存在。
  商评委、杭州上岛和陈文敏均不服北京一中院一审判决,上诉至北京市高级法院。2005年7月22日,北京市高院作出终审判决。法院认为,现有证据表明,“上岛及图”商标申请注册时,没有征得陈文敏的许可,侵犯了陈文敏的著作权,其行为具有违法性。因此做出撤销北京市第一中级法院的判决,维持商评委撤销“上岛及图”商标的裁定。
  间隔7个月,同一个案子,两级法院作出截然相反的两个判决,正应了杭州上岛副总卢伟业在2004年岁末那个寒冷的上午,踩着厚厚的积雪离开北京一中院时那句意味深长的话:“看谁能笑到最后!!www.163164.com
  追剿与抗争
  北京市高院做出的撤销“上岛及图”商标判决,无疑是一枚重量级的炸弹,上海上岛咖啡开始大范围的人心涣散,坊间纷纷传出“上岛”800余家加盟店面临被“摘牌”的猜测。顽强的游昌盛绝不轻言放弃,上海上岛除了及时向最高人民法院提出申诉要求再审之外,还向杭州市中级人民法院起诉杭州上岛公司商标侵权,杭州市中院于2005年11月3日做出判决:杭州上岛公司侵权,赔偿上海上岛公司损失40万元。
  而取得了阶段性胜利的陈文敏与杭州上岛丝毫没有掉以轻心,他们乘胜追击、毫不留情,大有不剿清对手决不收兵的气概——杭州上岛继续申请商评委撤销“上岛及图”商标(第42类),意图一举摧毁上海上岛赖以喘息的最后一个阵地。对此,陈文敏的代理人信心十足:“北京高院的终审判决是一个样板工程,‘上岛及图’(第42类)注册服务商标100%会被撤销,因为两个商标的注册背景是完全一样的!!www.163164.com
  果然,2005年12月5日,国家工商总局商评委作出撤销了“上岛及图”(第42类)商标的裁定。如果按这个裁定结果,对于众多“上岛咖啡”加盟店来说,未来有两种选择,一是终止与上海上岛公司的合同,重新选择加盟商;二是继续履行合同,这就可能与上海上岛公司一起被摘牌。
  杭州上岛及两岸咖啡方面说,他们会寻找一种合理的方式,既能维护杭州上岛公司的合法权益,也尽量减轻对无辜加盟商带来的冲击。“裁决刚下来,杭州上岛还没有最终确定具体处理方案。可能会将一部分经营状况较好的吸纳到旗下,重新整合再开业。!www.163164.com
  专家论证能否成为“上海上岛”的救命稻草
  面对节节败退的“战局”,游昌盛决定另辟蹊径,转身走入校园。2005年底,中国政法大学知识产权研究中心举行专家论证会,对“上岛及图”商标与著作权之间的一些关键问题,以及此案所折射出的我国商标权与著作权之间的冲突与协调问题进行专题讨论。
  参加论证会的专家,都是法学界响当当的重量级人物:中国政法大学终身教授、博士生导师江平;中国人民大学知识产权教学与研究中心主任、教授、博士生导师刘春田;中国社会科学院知识产权研究中心副主任、教授、博士生导师李顺德;北京大学知识产权学院教授、高校知识产权研究会秘书长、博士生导师张平;中华商标协会专家委员会主任、总经济师董保霖;中国政法大学民商法博士、北京仲裁委员会仲裁员赖文平;中国政法大学知识产权研究中心理事长、教授、博士生导师张楚。
  专家们经过认真、细致地了解案情,主要围绕“以著作权的使用许可行为是否一定为书面形势”、“著作权人的知情、受益,并参与经营,是否构成使用许可”、“因注册使用多年而形成的商业信誉能够因在先著作权人的否认而一概不予保护”等三个法律问题及在上岛咖啡商标案中的具体应用进行了深入地探讨,涉及该案的制度层面的冲突、执法、司法的实践等重要法律问题”,做出了书面的《著作权与商标权的冲突与协调论证报告》。在此报告中,专家们达成以下共识:
  第一,著作权的使用许可行为并非必须是书面形式。专家们一致认为,权利的许可行为可以采取多样形式,既可以是事先书面授权形式,也可以是事后同意。从法律的具体规定看,《著作权》第二十四、二十五条及《著作权法实施条例》第二十三条规定,著作权许可协议并非一定是书面形式。
  第二,著作权人的知情、受益并参与经营,可以构成使用许可。现有证据证明,陈文敏不仅知晓和参与商标的注册和转让行为,而且还参与了商标注册后的商业活动并从中受益。
  第三,因注册使用多年而形成的商业信誉不能因为在先著作权人的否认而一概不予保护。专家指出:现有的商标权中的无形价值显然不是原著作权所有的,它包括了经营人的经营理念、服务质量和劳动。如果撤销现有的商标,不仅有违法律的安定性及尊重既得权,而且社会成本与经济成本过大。
  2006年1月19日,关于“上岛及图”(第42类)商标被商评委裁定撤销,中国政法大学知识产权研究中心再次召开论证会,强调了上述“共识”。
  后记
  杭州上岛和上海上岛历经了几年的官司之争,双方还处于僵持阶段,杭州上岛为了将侵权之战进行到底,2006年又将战火蔓延到了福州、济南等地。杭州上岛和台商陈文敏,以侵犯著作权纠纷为由,接连将福州三家上岛咖啡店、济南四家上岛咖啡店起诉到当地中级人民法院,要求其停止侵犯两原告分别拥有所有权和排他使用权的“上岛图案”美术作品著作权;连带赔偿原告经济损失。虽然这些官司是著作权纠纷,但在庭审中,原被告双方争议的焦点之一仍是“上岛”的商标问题。
  “谁能笑到最后”,加盟商最终将有一个怎样的归宿,可能还要等杭州上岛与上海上岛之间的战争有了结果后才能定夺。
  律师提示
  上海上岛与杭州上岛到底谁是权利人,谁又是侵权方,确实很难定夺,这也正是在法律面前反反复复的主要原因。“上岛咖啡”算不上是历史遗留问题,但无论将权利直接归属于哪一方都显得有失公平。我们认为,最好的解决方式,可能就是双方能通过协商和平解决。
  据了解,加盟一家上岛咖啡店的成本就包括加盟费、培训费、租金等,每家店的开业成本在150万元以上。不管最终两家之争是什么结果,这样耗时耗财的商标纠纷肯定会损害加盟者的利益,因此投资者加盟前必须注意,加盟企业是否具备健全的知识产权和严格完备的管理制度,这是保护自己、避免损失的前提。对于总部而言,出现这种情况出现时,应该向加盟商通报公司现状,以便让加盟者看到风险并更好地应对风险。

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